Vietnam FTO- Tra cứu khả năng xâm phạm sáng chế tại Việt Nam (Freedom to Operate – FTO) trước khi ra mắt sản phẩm

Vietnam FTO- Tra cứu khả năng xâm phạm sáng chế tại Việt Nam (Freedom to Operate – FTO) trước khi ra mắt sản phẩm

1. FTO – tự do khai thác:

     Một trong những bước đi quan trọng của một doanh nghiệp khi thâm nhập thị trường mới là tra cứu khả năng xâm phạm sáng chế, hay tra cứu khả năng tự do khai thác (Freedom to Operate – FTO), là một chiến lược kinh doanh cốt lõi, tạo thế chủ động  và quản trị tốt rủi ro trước khi sản phẩm được thương mại hoá. Về bản chất FTO là một chiến lược phòng vệ, nhằm tránh xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) của bên thứ ba, khác với đăng ký bảo hộ sáng chế.

     Tra cứu FTO là kiểm tra khả năng triển khai, hoặc kiểm tra rủi ro xâm phạm, là quá trình đánh giá toàn diện nhằm xác định xem một sản phẩm, quy trình hoặc công nghệ có thể được sản xuất, sử dụng hoặc thương mại hóa tại một quốc gia cụ thể mà không vi phạm quyền SHTT hợp lệ và có hiệu lực của bên thứ ba. Việc đánh giá và phân tích FTO tập trung vào các “quyền đang có hiệu lực”, bao gồm cả bằng sáng chế đã được cấp và các đơn đăng ký đang chờ xử lý nhưng có khả năng được cấp trong tương lai.

2. FTO tại Việt Nam:

    Tại Việt Nam, một giải pháp kỹ thuật dạng sản phẩm hoặc quy trình có thể được bảo hộ dưới một trong hai hình thức là sáng chế (có thời hạn 20 năm) và giải pháp hữu ích (có thời hạn 10 năm).

    Tra cứu FTO cần rà soát cả bằng sáng chế và giải pháp hữu ích. Tại Việt Nam, một trong các cơ quan chức năng có uy tín là Viện sở hữu trí tuệ quốc gia (trước đây là VIPRI, nay là NIIP), thường dựa vào đánh giá chuyên môn sử dụng phương pháp phân tích theo ba yếu tố: Chức năng – Cách thức – Kết quả (Function-Way-Result, viết tắt là F–W–R) để so sánh sản phẩm hoặc quy trình bị cáo buộc với phạm vi bảo hộ của sáng chế. Điều này có nghĩa là, ngay cả khi sản phẩm hoặc quy trình không vi phạm một cách rõ ràng theo cách diễn đạt của bản mô tả sáng chế, vẫn có thể bị coi là xâm phạm nếu nó thực hiện “về cơ bản cùng một chức năng, theo cách thức tương tự, để tạo ra kết quả tương đương” với sáng chế đã được bảo hộ.

Khác với một số quốc gia khác, pháp luật Việt Nam hiện không quy định cơ chế gia hạn thời hạn bảo hộ sáng chế (PTE) một cách tổng quát. Theo quy định hiện hành, bằng sáng chế tại Việt Nam có hiệu lực trong vòng 20 năm kể từ ngày nộp đơn. Tuy nhiên, thời gian thẩm định kéo dài có thể làm giảm đáng kể giá trị thương mại thực tế của bằng sáng chế trong giai đoạn khai thác.

Dù không có PTE, một điểm đáng chú ý là Nghị định số 65/2023/NĐ-CP đã thiết lập một cơ chế bồi thường giới hạn dành riêng cho các chủ sở hữu bằng sáng chế trong lĩnh vực dược phẩm, trong trường hợp bị chậm trễ trong quá trình xin cấp phép lưu hành sản phẩm. Đây là yếu tố quan trọng mà các doanh nghiệp dược cần cân nhắc kỹ lưỡng khi xây dựng kế hoạch ra mắt sản phẩm và mô hình hóa mức độ tiếp cận thị trường, đó là xây dựng mô hình thời gian riêng cho ngành dược, không dựa vào PTE.

3. Tình huống thực tiễn:

    Tố tụng dân sự về xâm phạm quyền SHTT tại Việt Nam từ lâu thường được xem là công cụ thực thi vẫn còn yếu và còn nhiều chướng ngại như: Thủ tục kéo dài, hạn chế về chuyên môn kỹ thuật của thẩm phán, và khó khăn khi chứng minh thiệt hại. Hệ quả là nhiều chủ thể quyền SHTT ở thế phòng thủ, do dự khởi kiện. Tuy nhiên, các vụ án gần đây cho thấy Tòa án Việt Nam ngày càng sẵn sàng tiếp cận các tranh chấp SHTT phức tạp, chấp nhận ý kiến/chứng cứ chuyên gia nước ngoài, và áp dụng các biện pháp khắc phục có ý nghĩa thực chất.

  Một số tình huống dưới đây cho thấy tố tụng đã chuyển từ “phương án lý thuyết” thành một chiến lược thực thi khả thi. Mỗi vụ việc không chỉ giải quyết tranh chấp cụ thể mà còn thiết lập các tiền lệ mang tính chiến lược, định hướng lại cách thức mà chủ thể quyền, đặc biệt là chủ sở hữu sáng chế nước ngoài, có thể tiếp cận. Đó là, với cách tiếp cận đúng đắn, chủ thể quyền có thể đạt được thắng lợi mang tính quyết định và buộc bên xâm phạm phải chịu trách nhiệm.

• Ở một vụ việc khác, một công ty dược phẩm châu Âu phát hiện một doanh nghiệp Việt Nam xâm phạm bằng độc quyền sáng chế của họ đối với dạng tinh thể của một dược chất (API). Chứng cứ của công ty dựa trên thử nghiệm nhiễu xạ tia X thực hiện tại Pháp, do trong nước chưa có năng lực kỹ thuật tương ứng. Bị đơn sử dụng chiến thuật trì hoãn bằng cách nộp yêu cầu hủy bỏ hiệu lực đối với bằng độc quyền sáng chế.

    Tòa án tuyên thắng kiện cho nguyên đơn, đây là một số tiền lệ quan trọng. Lần đầu tiên tòa án Việt Nam chấp nhận ý kiến chuyên gia từ nước ngoài làm chứng cứ trong tố tụng. Đây cũng là lần đầu tiên tòa tuyên mức bồi thường theo luật định tối đa là 500 triệu đồng (khoảng 21.600 USD). Quan trọng hơn, tòa không đình chỉ vụ án dân sự trong khi chờ quyết định hành chính về yêu cầu hủy bỏ hiệu lực, qua đó cho thấy rằng các chiến thuật kéo dài thời gian sẽ không làm chệch hướng quá trình xét xử.

Vụ việc này cho thấy hệ thống tòa án dân sự đang trở thành kênh thực thi quyền SHTT ngày càng hiệu quả và đáng tin cậy, đồng thời phản ánh việc Việt Nam đang chủ động khắc phục các hạn chế trong hệ thống tranh tụng liên quan tới SHTT.

4. Các bước tiến hành FTO tại Việt Nam:

Quy trình tiến hành FTO tại Việt Nam cần một quá trình có hệ thống, đòi hỏi cách tiếp cận riêng, phù hợp với đặc thù pháp lý và cơ chế vận hành của hệ thống SHTT Việt Nam, thường bao gồm các bước sau:

Bước 1: Xác định đối tượng phân tích và tra cứu đúng cơ sở dữ liệu:

• Xác định rõ ràng sản phẩm hoặc quy trình cần đánh giá. Việc này bao gồm phân tách các đặc điểm kỹ thuật, cấu phần hoặc bước thực hiện, sau đó đối chiếu với ngôn ngữ thường dùng trong các yêu cầu bảo hộ sáng chế. Đây là bước nền tảng giúp xác định phạm vi tra cứu một cách vừa rộng rãi vừa chính xác.
• Dữ liệu tra cứu được tra ở nhiều nguồn nhưng không giới hạn để xác định tình trạng pháp phí và thời hạn hiệu lực của VBBH sáng chế/Giải pháp hữu ích, như:

1. Trang công bố trực tuyến của Cục SHTT (WIPOPublish);
2.  Công báo Sở hữu công nghiệp được ban hành và công bố bởi Cục SHTT để xác định về tình trạng pháp lý, và xác định phạm vi bảo hộ của các bằng độc quyền được cấp;
3. ASEAN IP Register, PATENTSCOPE của WIPO..: Kiểm tra tình trạng pháp lý từ nhiều quốc gia trong khu vực, bao gồm cả Việt Nam và đơn PCT có chỉ định vào Việt Nam.

Bước 2: Đọc và phân tích yêu cầu bảo hộ

Đây là công việc quan trọng nhất của phân tích FTO, cần đọc kỹ yêu cầu bảo hộ của các sáng chế liên quan, xác định phạm vi bảo hộ pháp lý và đồng thời áp dụng Phương pháp Chức năng – Cách thức – Kết quả (F-W-R) mà Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia (NIIP) sử dụng. Xây dựng bảng so sánh giữa các yếu tố kỹ thuật của đối tượng cần tra cứu và YCBH của tài liệu đối chứng là một thực tiễn hiệu quả và phổ biến.

Dựa trên cơ sở đó, cần xem xét thêm các yếu tố ngoại lệ và cơ chế phòng vệ phù hợp tại Việt Nam như:

• Ngoại lệ Bolar / Phê duyệt lưu hành: Việt Nam có cơ chế bồi thường giới hạn cho chủ sở hữu sáng chế trong ngành dược nếu bị chậm cấp phép, cần đặc biệt lưu ý với các công ty dược, thiết bị y tế và sinh phẩm.
• Quyền tạm thời: Người nộp đơn sáng chế đã được công bố có thể yêu cầu bồi thường hợp lý nếu bên thứ ba sử dụng sáng chế sau khi đã được thông báo, với điều kiện sáng chế được cấp sau đó.
• Nhập khẩu song song (cạn kiệt quyền): Việt Nam áp dụng nguyên tắc cạn kiệt quyền SHTT toàn cầu. Khi sản phẩm đã được bán hợp pháp ở bất kỳ quốc gia nào bởi chủ sở hữu sáng chế hoặc người được ủy quyền, họ không thể ngăn cản việc nhập khẩu hoặc bán lại tại Việt Nam.
• Quyền người dùng trước: Bên đã sử dụng sáng chế một cách thiện chí trước ngày nộp đơn có quyền tiếp tục sử dụng trong phạm vi và quy mô như trước đó.

Bước 3: Đánh giá rủi ro và đề xuất phương án xử lý

Đây là bước cuối cùng là tổng hợp toàn bộ kết quả để đưa ra đánh giá rủi ro rõ ràng (cao, trung bình, thấp) và đề xuất chiến lược xử lý. Các phương án có thể là Thiết kế lại sản phẩm tránh vi phạm SHTT; Đàm phán với chủ sở hữu sáng chế; Thách thức tính hợp lệ của sáng chế cản trở…

PATVN là một trong những đại diện SHTT hàng đầu tại Việt Nam, với năng lực chuyên môn sâu rộng trong lĩnh vực sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp và bản quyền với các luật sư, chuyên gia với nền tảng kỹ thuật đa lĩnh vực, cùng kinh nghiệm tranh tụng/xử lý thực thi, chúng tôi giúp khách hàng trong việc tra cứu FTO, xác minh tình trạng pháp lý, đến đàm phán cấp phép với chủ sở hữu và đại diện tranh tụng tại toà án.